产品出口的知识产权风险排查及规避

随着国内企业技术进步、自主创新能力和产品质量管控能力的提升，国产品牌在国际上的竞争力越来越强，在国外市场上攻城略地的同时，也引来了竞争对手和非运营实体(NPE)的觊觎。在过去的十年中，我国一些实力较强的大型企业已经在国外遭遇了一些知识产权诉讼，其中有丢兵弃甲的，也有顽强抗争的，对于后者而言，无论最后结局如何，总归是吸取了一定教训，积累了一些宝贵经验。但由于各种原因，这些用巨额学费换来的实战知识和经验始终未能进入公众视野，供大家借鉴和学习，媒体报道的事件和总结的“经验”也浮于表面，实践指导意义不足。

笔者有幸在工作当中经历了多次海外知识产权诉讼，其中有旷日持久且足以摧毁笔者所在企业整个海外市场的事例，也有小到可以在一两个月内用几万美元解决的案件，在本文中，笔者梳理和总结了通过这些案件积累到的关于产品出口知识产权风险排查及规避相关经验，在被允许揭示的范围内形成简短的文字，与同业者们分享。

一、资源准备

1.拟出口国家相关法律法规和司法实践

从笔者的经验来看，产品出口前的法律准备比技术和生产准备更为重要：产品做不好，结果无非是客户和营收少，但如果不做法律风险防范而盲目出口，结果无异于赤膊上阵，不仅之前若干辛苦和努力付之一炬，还会因巨额赔偿而给企业造成致命的打击。相反，如果充分了解了目标市场的知识产权相关法律法规并有针对性地做好法律风险评估和规避措施，就能极大降低产品扣押、侵权赔偿和禁售的风险，为产品出口保驾护航。

法律准备因目标国家的司法体系不同而有所差异。对于成文法系国家，重点是熟悉现有的法律法规，尤其是关于知识产权案件的民刑性质划分、关于管辖权的规定、案件审理时长、临时禁令和永久禁令的颁发条件、侵权赔偿额度的计算方法、遭遇错误执行的救济渠道等。对于普通法系国家，除了了解有限的法律规定外，更多的精力则应相关法律议题的已有判决结果和法官的裁判思路。

值得一提的是，近年来两大法系一直在相互借鉴和吸收，成文法国家法官发挥自由裁量权审判的案例正在逐渐填补僵硬和粗线条的法律条款所覆盖不到的空白，加之一些“约定俗成”的规则不会在法律条文中体现，但往往在案件审理过程中发挥重要作用，因此案例研究同样应当作为成文法系国家法律研究的重点。例如德国杜塞尔多夫法院在审理华为诉中兴专利侵权一案中，曾就“标准必要专利许可谈判中何为善意”这一法律条文尚未解决的问题请示欧盟法院的意见，后者答复后，在随后的Sisvel诉海尔一案中，德国杜塞尔多夫法院就将欧盟法院的思路作为准绳，给出了预见性很强的裁判结果。

如果产品出口前未就该案件做研究，而仅根据自己的见解对法律条文规定的“善意”做判断，恐怕会造成不可估量的法律后果。笔者之所以强调案例研究重要性的另一个典型案例是华为诉Unwired Planet一案，通常业内人士对标准必要专利许可的“无歧视”原则较为一致的认识是：专利权人对不同的被许可人提出的要求应当一致，但英格兰和威尔士高等法院对该案作出的裁决却是：专利权人对某被许可人给出更低的许可费率并不一定造成“歧视”，除非费率的区别影响了两个被许可人之间的竞争。如果在产品出口到英国前不了解该判决结果，而仍按常理对“无歧视”原则进行理解，从而武断拒绝专利权人的许可要求或提取低额度的专利风险准备金，则被判禁令或惩罚性赔偿的几率就会大大提高。

2.内部资源

(1)技术人员

要判断拟出口产品是否侵权，首先要了解自身产品的设计思路或构造，如果产品是企业内部技术人员设计的，则其便成为侵权判断或专利规避的关键。但需要注意的是，由于技术人员只了解技术层面的内容，并没有专利侵权判断的知识和经验，因此不应该向技术人员提出“产品是否侵权”这样的疑问，更不要把专利文件给技术人员看，而是应当事先总结风险专利的关键技术特征，再据此询问技术人员拟出口产品相应部件的设计思路、工作方法或结构特征，再由专利工程师做专业的侵权分析。笔者在与技术人员交流的过程中，就曾有这样的体会：如果事先把专利文件出示给技术人员，由于他不了解如何界定专利的保护范围，在阅读后往往会作出产品侵权的判断，即使产品实际并未落入专利的保护范围。当然，如果技术人员有专利申请经验并且对专利有正确的认识，则不必拘泥于笔者所述的步骤和方法。

(2)专利工程师

在了解拟出口产品的技术特征后，是否落入风险专利的保护范围，就要靠专利工程师进行专业判断。但是专利的保护范围是一个相对模糊的边界，往往会因为不同人对相同技术术语的不同理解而得出不一样的结论，因此仅仅依靠专利工程师的主观认知是不够甚至危险的，他需要通过检索专利诉讼数据库，查询拟出口国法院对特定技术术语作出的解释，从而对专利保护范围作出相对确定的判断，并在此基础上判断拟出口产品是否侵权或者如何设计技术规避方案。

笔者在工作中时常遇到不同法院对同一技术术语做出截然不同理解的情况，其中一个例子是：权利要求原文写明“First header”,但并未明确第一文件头的数量，美国德州东区法院对此的解释是“一个或多个第一文件头”，而加州北区法院的理解确是“有且仅有一个第一文件头”，被诉侵权产品具有多个第一文件头，因此两个法院得出了完全不同的侵权判断结论。如果和被诉产品具有相同设计的产品拟出口到美国，则专利工程师应通过专利诉讼数据库找到这两个案件，并作出产品运输和销售应避开德州的结论。如果他没有做这个工作，而是按照他的经验理解为“有且仅有一个”，虽然从专业角度看并没有什么错，但一旦按此结论将产品出口到德州，则一定是被判侵权的结局。

(3)法务

企业内部法务需要透彻学习拟出口国家相关法律法规和司法实践，熟悉并追踪同行在相关技术领域发生的诉讼案件进程及结果，了解产品出口到目标国家的风险、采取何种策略规避这种风险以及评估可能为此付出的成本。法务同样需要通过查询专利诉讼数据库以及咨 该内容由 张胜云律师 和 律说律答 共创回答